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外国出願と国際登録出願の比較
日本の企業や個人の方がアメリカで商標を取得する方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つは従来からのアメリカの特許商標庁(USPTO)に商標登録出願の書類を提出する方法で、その際に日本の出願を基礎としながら優先権を主張して出願することも可能です。もう1つは、国際登録出願をする方法で、例えば日本の商標登録出願や日本の商標登録を基礎として特許庁に書類を提出する際に米国を指定国に選択することで可能です。前者をここでは米国商標出願ルートとし、後者を国際登録出願ルートとします。これらの各ルートで米国での登録を行った場合について、手続きの煩雑さ、管理、費用の各点について検討してみます。
手続きの煩雑さ
当事務所で代理するケースを前提と致しますと、まず出願段階では、米国単独出願ルートも国際登録出願ルートも作成する出願書類の数は、それぞれ1つですので、結局は内容の差になると思います。国際登録出願の場合には、MM18の書類に出願人自体が署名する必要がありますが、米国以外の国についても同時に指定することができ、米国だけでなく複数の国で権利を取る場合には有利な出願方法になると思われます。出願後に、登録査定(Allowance)が出された場合、ITU出願ではStatement Of Useを提出する必要があり、庁費用も1区分あたり、100ドルかかります。一方、マドプロ出願では、Statement Of Useを提出する必要はありませんので、その部分で手続きが簡素化されます。
5年目と6年目の間のsec8(71)/15の宣誓書の提出や更新手続きの際の使用証明(sec.8(71)/9)は、米国商標出願ルートも国際登録出願ルートもほぼ同様です。但し、国際登録出願ベースの方が、5年目と6年目の間のsec71の宣誓書の提出には、延長期間(grace period)がなかったり、10年目のsec71の宣誓書の提出には6か月の期間プラス3か月の延長期間しかない点が異なっております(下の図参照)。また、国際登録出願ルートでは、sec9の宣誓書は不要で、IB(国際事務局)に対して更新手続きを行います。
出願や登録の管理
米国単独出願ルートの場合には、出願、中間処理、Statement of Useの提出、5−6yrのsec8の使用証明、更新手続きなど必要な手続きは全て米国特許商標庁に対して行います。一方、国際登録出願ルートの場合には、出願を日本国特許庁(JPO)に対して行い、米国の補正などの中間処理は、米国特許商標庁(USPTO)に対して行い、さらに更新手続きについては宣誓書(Sec71)は米国特許商標庁(USPTO)に対して提出しますが、更新手続き自体はWIPOの国際事務局(IB)に対して行うようになります。従いまして、米国単独出願ルートのように米国特許商標庁(USPTO)に対する手続きだけ管理すれば良いという訳にはいかず、国際登録出願ルートの場合にはJPO、USPTO、IBなど各手続きを総合的に管理する必要があります。また、特に重要なのは、上の図にもありますように、WIPOの国際事務局(IB)に対する更新は国際登録の日が10年の起算日となりますが、Sec71の宣誓書は米国特許商標庁の登録証の発行日を起算日としていますので、国際登録自体の更新クロックとはずれていることになります。
出願や登録の費用
国際登録出願ルートの場合には、マドプロシステムが複数の指定締約国での保護を1つの出願でカバーできるように設計されているため、基本手数料の支払が必要であり、それに各指定国単位で追加される個別手数料が必要となっています。このため費用の面で米国商標出願ルートと比較してみると、概ね米国の個別手数料自体が米国の商標出願ルートの各段階での庁費用に対応しており、国際登録出願の方が基本手数料の分(5〜6万円程度)だけ費用は高くなります。
米国でのプロセスだけに着目すると、概ね米国の個別手数料自体が米国の商標出願ルートの各段階での庁費用に対応していることから(例えば、通常の米国商標出願の庁費用が300ドル前後で、マドプロの個別手数料でで337スイスフランで300ドル前後)、米国特許商標庁側から見ればほぼ同様のチャージであり、国際登録出願ルートではStatement of Useの提出が不要なため、その分(100ドル)の庁費用の低減がありますが、その他の手続きはどちらで行っても大差ないものと思います。
弊所で代理しないケースでは、国内の取次拠点(法律事務所、特許事務所や海外商標を扱う専門会社など)の手数料が、米国内の弁護士費用に追加されるため、その部分の費用増加が、通常の場合、マドプロシステムの基本手数料よりは高いものと考えられるます。従って、弊所で代理しないケースで単に出願だけを考えると、やや国際登録出願に費用低減効果があるように思います。
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